Contraffazione del marchio: cos’è
La contraffazione del marchio è un reato punito ai sensi dell’art. 473 del Codice penale, quale recita:
“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.”
Il presupposto della confusione
Si ha contraffazione del marchio quando questa induce i consumatori in confusione (anche solo potenzialmente) circa la provenienza del prodotto. Il che significa che, affinché possa riconoscersi il reato, il marchio contraffatto non deve essere perfettamente identico all’originale, non necessariamente. È sufficiente che abbia gli elementi essenziali del marchio, al punto da trarre in inganno.
Al contrario, quindi, quando il falso non genera dubbi circa la sua natura non originale, non vi è reato. Motivo per cui, la legge non punisce:
- il falso grossolano, il quale viene realizzato quando la falsità sia immediatamente percepibile (icto oculi);
- il falso innocuo, il quale si compie quando la contraffazione, pur essendo astrattamente idonea a ingannare, dopo un primo accertamento, risulta inoffensiva;
- il falso inutile, quale costituisce un’ipotesi di reato impossibile per inesistenza dell’oggetto, ovvero quando si ritiene contraffatto un marchio in realtà non esistente.
Contraffazione del marchio registrato: le ipotesi
La registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto di farne un uso esclusivo, così come disposto dall’art. 20 del Codice della proprietà industriale (CPI).
Ciò posto, quindi, si deduce che ogni utilizzo del marchio registrato diverso da quello autorizzato dal relativo titolare determina un’ipotesi di contraffazione marchio. Ciò può realizzarsi, ad esempio, quando un soggetto che non ne abbia esclusivo diritto (quindi, non il proprietario):
- appone un segno simile o identico sui propri prodotti destinati al commercio;
- offre o fornisce servizi contraddistinti da un segno simile o identico;
- importa o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
- utilizza il segno simile o identico nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità della propria impresa.
Contraffazione del marchio non registrato: esiste?
Le recenti pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità sembrerebbero aver maturato un orientamento secondo il quale anche il marchio non registrato ufficialmente – detto anche marchio di fatto – può avere una tutela in ambito penale. A tal proposito la recente pronuncia della Cassazione penale (Sez. III, sentenza n. 27961 del 06 giugno 2017) ha riconosciuto che il reato di cui all’art. 473 c.p. può sussistere anche nel caso di un marchio non registrato, sempre che la condotta sia idonea a ingenerare dubbio e/o confusione sulla sua origine.
Tuttavia, è importante sottolineare che la mancata registrazione dà, ad ogni modo, adito a una tutela limitata. Ciò perché nell’ipotesi in cui qualcun altro dovesse decidere di registrare un marchio molto simile a quel marchio di fatto, la legge permetterebbe di continuare a usare quel marchio di fatto, ma solo nella misura in cui lo si stava già utilizzando prima che l’altro lo registrasse. Quindi, la legge vieterebbe l’espansione dell’uso di quel marchio di fatto (ad esempio, in altre città o Paesi), perché ciò rischierebbe di violare i diritti di chi ha registrato il marchio.
In altri termini, il marchio di fatto è limitato al suo preuso, cioè dell’uso che se ne faceva prima, nulla di più.
In conclusione, per una protezione sicura e completa occorre la registrazione del marchio, l’unica a conferire il diritto esclusivo di usarlo.